プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査・審判の取扱い～「プラバスタチンナトリウム事件」に対する最高裁判決を受けて～（※審査基準、審査ハンドブック及び審判便覧の改訂等に関する追記あり）

（※続報の記事はこちらとこちら）

2015年6月5日、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合）に関する最高裁判決（平成24年（受）第1204号、同2658号）があった。この判決を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む出願についての審査が中断されていたが、2015年7月6日、「当面の審査・審判の取扱い等」が公表された。この「当面の審査・審判の取扱い等」に基づいて、同日より審査が再開されており、既に拒絶理由が通知され始めている。以下、「当面の審査・審判の取扱い等」の概要を示す。

■当面の審査の取扱い
物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官又は審判官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知する。「不可能・非実際的事情」とは、最高裁判決の判示内容である「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情」に対応しており、審査官又は審判官にとって出願人の主張・立証の内容に、合理的な疑問がなければ、当該事情が存在するものと判断される。

なお、当該取扱いは、技術分野を限定していないため、薬学、化学等の分野に限られず、機械、電気等の分野にも影響がある点に注意が必要である。

■具体例
・「不可能・非実際的事情」に該当する類型
新しい遺伝子操作によって作られた細胞等
・「不可能・非実際的事情」に該当しない類型・具体例
単に、「特許請求の範囲」の作成には時間がかかるとの主張のみがなされている場合単に、製造方法で記載するほうが分かりやすいとの主張のみがなされている場合
（※「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例については、2015年11月24日・25日付けの追記参照）

今回の取扱いは、今後の特許出願、審判事件、特許異議申立事件、判定事件だけでなく、既に出願されたものや、現在係属中の審判事件等も対象となる。そのため、補正又は訂正による対応が必要となる場合が想定される。

特許出願については、最後の拒絶理由通知後、拒絶査定不服審判請求時又は第50条の2の通知を受けた後の補正の取扱いに関して次のような説明がある。

最後の拒絶理由通知後、拒絶査定不服審判請求時又は特許法第50条の2の通知を受けた後に、「その物の製造方法の記載」を、単に、構造や特性といった物としての記載にする補正又は物の発明においてその物の製造方法が記載されている場合に、単に、その物の製造方法の発明にする補正は、通常、明りょうでない記載の釈明（特許法第17条の2第5項第4号）に該当する補正であると認めることとします。

したがって、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと」、「新規事項を追加する補正でないこと」等のその他の要件も満たしていることを条件に、最後の拒絶理由通知後等であっても、審査段階でのカテゴリ変更の補正（物の発明においてその物の製造方法が記載されている場合に、単に、その物の製造方法の発明にする補正）は、明りょうでない記載の釈明に該当する補正であるとして認められ得ると考えられる。

訂正審判・訂正請求については、「審判請求の審理に関するQ&A：４．訂正審判・訂正請求　Ｑ１３」（2015年12月10日更新時点で「審判請求の審理に関するQ&A：３．訂正審判　Ｑ１０から変更）及び「特許異議の申立てQ&A：Q4-21.」において、訂正審判における、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する、及び、特許異議の申立ての訂正請求における、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」に該当するか否かの判断に関して次のような説明がある。

「明瞭でない記載の釈明」については、補正に関し特許法第17条の2第5項の適用において考慮される「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る」といった要件は存在しません。

したがって、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されているときに、物の構造又は特性により特定する訂正や、物の製造方法にする訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であると認められます。

（※上記２つのQ&Aの共通部分のみを取り出し、改行、下線、強調を追加）

その一方で、次のような説明があることから、カテゴリー変更については今後の運用が注目される（※訂正の要件に関する審判便覧（第16版）の改訂については、2015年11月24日・25日付けの追記参照）。

しかしながら、訂正の要件は、補正の要件と異なり「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。」（特許法第126条第6項／特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項）とされ、この点も考慮する必要があります。

（訂正審判における／特許異議の申立ての訂正請求における）プロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱いについては、（今後、事例の分析を進めつつ、）法令に基づき、事案に応じて審判合議体としての判断を審決の中で示していきます。

（※上記２つのQ&Aで説明が異なる点は括弧書きし、下線、強調を追加）

なお、2015年10月上旬を目処に、審査基準・審査ハンドブックの全面改訂が進められており、本件に関する改訂も当該全面改訂の中で行われる予定となっている（※2015年9月16日、17日、11月13日付けの追記参照）。

【出典】
日本特許庁
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」（2015年11月25日更新）
「審判請求の審理に関するQ&A」（2015年8月7日、2015年12月10日更新）
「特許異議の申立てQ&A」（2015年8月7日、2015年12月10日更新）
「審判便覧（第16版）の公表について」（2015年10月23日更新）
「特許・実用新案審査基準」（2015年10月1日）
「特許・実用新案審査ハンドブック」（2015年10月1日）
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」（2015年7月6日）

＊＊＊追記（2015年9月16日、17日、11月13日）＊＊＊
2015年9月16日に特許庁から公表された改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックにおいては、下記の項目でプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する言及が見受けられる。

「プラバスタチンナトリウム事件」の最高裁判決に基づく説明は、審査基準の第II部第2章第3節明確性要件「4.3 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合」においてなされている。そして、それを受ける形で、2015年7月6日に公表された「当面の審査・審判の取扱い等」に対応する内容が特許・実用新案審査ハンドブックの2203～2205として加えられているが、特に説明や事例の追加は行われていない。

明確性要件以外については、基本的には改訂前の審査基準を踏襲する形となっており、付属書Dにおいて「プラバスタチンナトリウム事件」に対する最高裁判決以前の裁判例が紹介されているが、明確性要件に関するものではない。

「特許・実用新案審査基準」
第II部第2章第3節明確性要件
4.3 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合
第III部第2章第4節特定の表現を有する請求項等についての取扱い
5. 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合
「特許・実用新案審査ハンドブック」
第II部明細書及び特許請求の範囲（→ 2015年7月6日公表の「当面の審査・審判の取扱い等」に対応）
2203 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における留意事項
 2204 「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについての判断
 2205 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における「不可能・非実際的事情」についての判断
第III部特許要件
3222 生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)
3223 生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)
附属書 D
(11)-9 「制動力大きいスタッドレスタイヤ及び製造方法」（査定不服審判）
知財高判平成26年12月18日（平成26年（行ケ）第10102号）
→ 「審査、審判の進め方について」の裁判例
(59)-1 「スピーカ用振動板の製造方法」（無効審判）
知財高判平成18年12月7日（平成17年（行ケ）第10775号）
→ 「請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について」の裁判例

＊＊＊追記（2015年11月24日、25日、12月7日、2016年3月28日）＊＊＊
※記事タイトルから「当面の」の文言を削除し、変更

2015年11月1日から特許庁での運用が開始された審判便覧（第16版）では、主な改訂箇所にあるように従前の記載内容を移動させつつ「訂正一般」の項が38-00～38-06として設けられた。

その中で、第15版の「54-01.1 訂正のできる範囲」の「８．実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと」において、平成7年7月1日以降の出願に係る特許に関する「実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正の例」が、第16版の「38-03 訂正要件」の該当箇所では下記のように変更されている。

実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正の例
（旧15版）「カ　請求項に係る発明のカテゴリーや対象の変更」
（新16版）「カ　「方法の発明」又は「物を生産する方法の発明」を「物の発明」へカテゴリー変更するもの」
※平成7年6月30日以前の出願に係る特許を対象とする例キについても同様の変更が加えられている。

今回変更された内容は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明）を方法クレーム（方法の発明又は物を生産する方法の発明）に訂正することが「実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正」には該当しない場合があることを明示的に示唆しているようにも読める。しかしながら、この点に関しては、現在のところ、特許庁ウェブサイトでは特別な説明、発表等は見受けられない。
（＊追記：2016年3月28日付けで、特許庁ウェブサイトにおいて、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件の審決について」とのタイトルのページで、「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正を認める旨の審決があったことが公表された。）

また、特許庁ウェブサイトでは関連情報を整理した「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」のページを公表し、2015年11月25日付けの資料として「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例を新たに示している。

＊＊＊更新情報（2015年12月10日）＊＊＊
特許庁ウェブサイトの更新にあわせて、リンク先等を一部変更

＊＊＊追記（2015年12月21日）＊＊＊
上述の最高裁判決により、本件「プラバスタチンナトリウム事件」は知的財産高等裁判所へ差し戻されていたが、特許権者（原告；上告人）であるテバ社が2015年12月16 日の期日において請求を放棄する旨を陳述したため、同日をもって終了したことが、被告（被上告人）である協和発酵キリンから発表された（出典：協和発酵キリン・2015年12月16日付けニュースリリース）。そのため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関するより具体的な取扱いは、今後、他の裁判例・審決例等によって定まってくるものと考えられる。

＊＊＊追記（2016年1月27日、28日）＊＊＊
特許庁は、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」のページにおいて、新たな資料として「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加（平成28年1月27日）」を追加した。

説明によれば、「実際の特許出願において比較的よく見られる文言や、ユーザーから検討要望のあった表現を参考にしつつ、審査ハンドブックの改訂時に追加すべきプロダクト・バイ・プロセス・クレーム非該当例の検討を行いました」とあり、資料内では、背景や審査ハンドブックにおける関係箇所を説明しつつ、「Ａ部材に溶接されたＢ部材」等の「追加する具体例」が示されている。

なお、審査ハンドブックは平成28年4月上旬を目途に改訂予定とされている。

また、特許庁は、同じく2016年1月27日付けの更新で、「当面の審判の取扱いについて」の下記強調部分を追記した。

拒絶査定不服審判において、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、「不可能・非実際的事情」があると合議体が審判請求人に聞くまでもなく判断できるときを除き、拒絶理由を通知します。ただし、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合であっても、拒絶査定の理由又は審判請求後に通知された拒絶の理由が維持できるときは、改めて拒絶理由を通知することなく、審理を終結し、審決をすることがあります（平成28年1月27日追記）。
※強調は原文のまま

＊＊＊追記（2016年3月31日）＊＊＊
上述の特許・実用新案審査ハンドブックの改訂が、2016年3月30日付けで特許庁より公表された。同年4月1日以降の審査に適用される。今回の公表内容には、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点」も含まれており、具体的な変更点を参照できるようになっている。

知財トピックス（日本情報等）各国のプロダクトバイプロセスクレーム（知財管理 Vol. 66 No. 5） 2017-04-04

山口和弘, 長野悦子

トピックス