［商標／日本］同意書（コンセント）制度の導入
昨年成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、２０２４年４月1日に施行されました。
この改正のうち、商標実務に与える影響が大きい「コンセント制度導入」に関する商標法の改正（第４条第４項新設など）について具体的な改正内容をご紹介いたします。
なお、２０２４年４月1日以降の出願がコンセント制度の対象です。
０．コンセント制度とは
コンセント制度とは、一般に「他人の先行登録・出願商標と同一・類似の商標が出願された場合であっても、当該先行権利者による同意があれば両商標の併存登録を認める制度」のことを指します。
米国等のように、商標法において同制度が規定されている国もあれば、中国のように法律上の規定はないものの実務上コンセントによる登録が認められてきた国もあります。
また、コンセント制度には大きく分けて「留保型」と「完全型」の二種類があります。
日本を含むほとんどの国が「留保型」を採用しており、先行権利者の同意があったとしても、出所混同のおそれがあると審査官が判断する場合には登録できません。ニュージーランドのように「完全型」を採用し、同意があればそれ以上の審査をすることなく登録を認める国もごく一部存在します。
１．コンセント制度導入の背景
商標登録出願に対する拒絶理由通知において、最も多いものの一つが他人の先行登録商標を引用される第４条第１項第１１号です。従来、当該拒絶理由を解消するための方法として主に以下のものがありました。
（１）抵触指定商品の削除補正（抵触商品の権利化が必須ではない場合）
（２）意見書による商標・商品の非類似の主張
（３）先行商標登録に対する不使用取消審判の請求
（４）アサインバック※による登録
※商標登録出願により生じた権利を引用商標権者に一旦譲渡することにより拒絶理由を解消し、商標登録を得た上で、引用商標権者から元の商標登録出願人に再譲渡を行う手続き
これまでも（１）～（３）の方法が採れない場合、先行権利者と交渉して同意を得た上で、（４）のアサインバックの方法が実務上採用されることは珍しくありませんでした。しかしながら、アサインバックは手続きが煩雑であることや、在外人にとっては馴染みがなく国内代理人による説明の負担があったことから、国際協調の観点やユーザーフレンドリーの観点からコンセント制度導入が求められてきました。
特許庁としては、平成２９年に「取引実情説明書」制度の運用を開始し、第４条第１項第１１号に該当する場合でも、商品・役務の類否判断（商標の類否は対象外）における取引の実情の考慮する手続が導入されましたが、適用事例はこれまで僅か１例に留まり、出願人にとって必ずしも使い勝手の良いものとは言えませんでした。
２．日本におけるコンセント制度（第４条第４項の新設）の概要
条文に記載のとおり、前述の第４条第１項第１１号に該当する場合でも、（i）先行商標権利者の同意を得ており、かつ、（ii）先行商標権者または使用権者との間に混同を生じるおそれがない場合、例外的に登録を認めるという内容となっています。
※第31回商標審査基準WG資料より引用
当初より（i）については疑義がないものの、（ii）の立証方法が煩雑であれば前述の「取引事情説明書」制度のように活用されないことが懸念され、日本商標協会からも出願人の立証負担軽減を求める意見が出されてきた経緯がありました。
その後、ワーキンググループでのディスカッションやパブリックコメントの募集を経て、以下のとおりの審査基準が公表されました（太線は筆者によるもの）。
①～⑦は、混同のおそれがある商標の登録を認めない第４条第１項第１５号の審査基準と同一です。
そのため、①～⑦からは、１５号に該当するような著名な先行商標と同一・類似の商標はコンセント制度が適用され難いことが窺えるものの、立証方法は想定しやすいと言えます。ここで注目すべきは、これまでの審査基準では見慣れない「⑧ 商標の使用態様その他取引の実情」です。
これについても審査基準案では具体的に記載されており、主に実際の使用方法に関する証拠資料が列挙されています。審査基準案を表にまとめると以下の通りです。
また、審査時点での混同のおそれだけでなく、将来的な混同のおそれについても考慮されることとなっており、審査基準案にも以下の通り記載されています。
３．今後想定されること
今回導入されるコンセント制度は、単に後願商標の登録を許容する「同意書」を提出するだけではなく、「混同のおそれがないこと」を証明する必要があります。その中でも審査基準案の「⑧ 商標の使用態様その他取引の実情」には、使用態様だけでなく、販売方法や販売地域、時季、価格帯にも言及されている上、将来的な混同のおそれ（使用方法等の変更・変動がない等）についても判断材料となることが窺えます。これらは各企業の販売戦略にも関わることであるため、当該情報を開示したり、将来的に変更しないことを書面で明言するハードルは非常に高いと思われます。これらを双方が準備するコスト、及び、確実に登録が認められる訳ではないことを考慮すると、従前のアサインバックの方が確実であると判断する出願人が出てくる可能性があります。
もっとも、審査基準では「原則として、直ちに拒絶をすることなく、当該証拠の内容を斟酌し、追加資料の提出等を求めるものとする」との記載もあります。そのため、コンセント制度による登録例の蓄積を待ちつつ、その前に同制度を使用する場合では、開示する情報を極力少なくするために、初めから上記を証明する全ての証拠資料を提出するのではなく、審査官からの示唆を待って追加資料を提出することも一策と思われます。
その他、商標調査実務にも一定の影響が出ます。商標の類否判断においては、併存登録も一定の参考になりますが、今後はその併存登録がコンセント制度によるものか否かについても確認する必要があります。
４．その他コンセント制度導入に関連する改正（第８条、第２４条の４、第５２条の２）
●第８条（先出願商標）
先出願商標（第４条第１項第１１号は「先登録商標」）と同一・類似の後願商標の登録を認めない８条についても、新設される第４条第４項と同内容の記載が但し書きで追記されます。
●第２４条の４（混同防止表示請求）
商標権の移転によって、「同一商標・類似商品」（または「類似商標・同一又は類似商品」）の商標権が異なる権利者ＡとＢに属することとなった場合において、仮に権利者Ａの使用が、もう一方のＢの業務上の利益を害する恐れがある場合、権利者ＢはＡに対して混同を防止するための表示を請求することができます（商標法２４条の４）。
これまでは商標権の移転後の商標が対象でしたが、第４条第４項や第８条等の改正が反映され、コンセント制度により登録された商標についても追加されることとなりました。
●第５２条の２（取消審判） 第２４条の４は混同防止請求に関する条文ですが、同条の要件は第５２条の２の取消審判請求理由でもあります。第５２条の２もこれまでは商標権の移転後の商標のみが対象でしたが、「第２４条の４各号に掲げる事由により」に改正されたため、コンセント制度によって生じた商標権についても、一方の業務上の利益を害する恐れがある使用をした場合は、取消審判請求の対象となります。
※第31回商標審査基準WG資料より引用
５．参考情報：主要各国のコンセント制度
