知財高裁大合議判決～無効審判における「除くクレーム」とする訂正について
| 知財高裁大合議判決（平成18年（行ケ）第10563号 審決取消請求事件）が出されました。 |
平成２０年５月３０日に知財高裁大合議判決（平成18年（行ケ）第10563号 審決取消請求事件）が出されました。無効審判における「除くクレーム」とする訂正の当否が争われた事案です。
いわゆる「除くクレーム」について、審査基準では、
「補正前に記載した事項を除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。」とされており、更に「請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第１項第３号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。」とされています。これは補正に関するものですが、訂正についても同様の取り扱いがなされていると考えられます。
今回の判決では、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてする補正（訂正）」について、
○「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正（訂正）が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正（訂正）は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
と原則を示し、
○特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，～
と、明細書等に記載された事項に基づく訂正が、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするもの、と判断できる事例が多いと述べた上で、
○出願時の明細書等に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、～，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。
としています。
即ち、この判決では、現行の審査基準の「除くクレーム」の例外的な取り扱いは適切ではなく、「新たな技術的事項を導入しないものである」か否か、を訂正の当否の基準とすべきであることが示されています。
この判決が現行の基準、運用に影響を及ぼすものであるのか、また、さらに最高裁で争われるのか、今後の動向を見たいと思います。
判決全文は、知財高裁HPをご確認ください。
http://www.ip.courts.go.jp/documents/g_panel.html
平成18年（行ケ）第10563号 審決取消請求事件