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USPTOは5/10にTerminal Disclaimer（以下、TD）に関するルール改定案をアナウンスした。

Federal Register :: Terminal Disclaimer Practice To Obviate Nonstatutory Double Patenting
Proposed changes to terminal disclaimer practice to promote innovation and competition | USPTO

以下、分かりやすくまとめると、
TDに関する現状の実務では、出願人が下記の２つの約束をする代わりに、USPTOはobviousness type double patent（以下、OTDP）の拒絶理由が解消されたものとしている。

１．TDで結ばれた複数の特許の存続期間を合わせる

２．TDで結ばれた複数の特許権を同じエンティティの所有とする

今回のルール改定案では、これに３番目の約束が更に加われ、その内容は、下記の通りである。

３．TDの根拠となる出願／特許の何れかのクレームが最終的に拒絶／無効となった場合には、TDの提出により得られた特許は権利行使不可能にする

このような改定案の背景として、USPTOは、自明性の面でわずかな違いのみを持つ特許が多数存在することは同業他社間の競争に妨げになり、最終的に拒絶／無効となった特許とTDで結ばれた特許による権利行使を同業他社が回避できるようにすることが技術革新と競争の面で好ましい、と言う。

＜federal registerの原文抜粋＞
The proposed rule change would require terminal disclaimers filed to obviate nonstatutory double patenting to include an agreement by the disclaimant that the patent in which the terminal disclaimer is filed, or any patent granted on an application in which a terminal disclaimer is filed, will be enforceable only if the patent is not tied and has never been tied directly or indirectly to a patent by one or more terminal disclaimers filed to obviate nonstatutory double patenting in which: any claim has been finally held unpatentable or invalid as anticipated or obvious by a Federal court in a civil action or by the USPTO, and all appeal rights have been exhausted; or a statutory disclaimer of a claim is filed after any challenge based on anticipation or obviousness to that claim has been made. This action is being taken to prevent multiple patents directed to obvious variants of an invention from potentially deterring competition and to promote innovation and competition by allowing a competitor to avoid enforcement of patents tied by one or more terminal disclaimers to another patent having a claim finally held unpatentable or invalid over prior art.

このようなルール改定案によると、結果として、例えば、親出願をして、特許になり、その後継続出願をして、OTDPを解消するためにTDを提出して特許になった場合に、その後親出願の中に一つでも無効になったクレームがあったら、継続出願の全てのクレームが権利行使不可能になる。USPTOは改定案でいくつもの例を出しており、この記事ではそれらの詳細な説明は割愛するものの、要は、TDの根拠となった出願／特許（以下、便宜上「大元の特許」）の中に最終的に拒絶／無効になったクレームが一つでもあった場合に、TDを提出して得られた特許（以下、便宜上「TD提出特許」）は権利行使不可能になるということである。なお、大元の特許で拒絶／無効になっていないクレームに対しては、特に影響はない。

ということで、被疑侵害者側からすると、大元の特許の内どれか一つ最も権利範囲が広くて弱いクレームの無効化にフォーカスを当て、それで、一つでも無効にできたら、TD提出特許全部を権利行使不可能にすることができるということになる。この場合、大元の特許が多ければ多いほど、弱いクレームを見つけ出しやすくなるため、被疑侵害者側に有利と言える。一方で、権利者側としては、重要な案件に対して、連続して継続出願を行い、前に行った継続出願全て又は多数に対してTDを提出することも珍しくないので、重要な案件ほど権利者側に弱い状況が生じる可能性がある。

以上のようにあまりにも影響が大きいことから、このままルール改定が成立する見込みは低いと思われるが、今後どのような形で決着するか注意が必要である。

仮にこのまま改定案が通ったとしたら、今後の戦略としては、以下のようなことが考えられるが、実際に実施するには何れも課題があり、中々簡単ではないであろう。

• TDをできるだけ提出しないように、最初の親出願でできるだけ多くのクレームを設け、むしろrestriction requirementを受けて、その後分割出願をすることで、OTDPをそもそも受けないようにする。
• OTDPを受けたら、TDをせず、non-obviousnessについて反論するか、クレームを補正するか、削除する。
• OTDPの拒絶の根拠になったものが係属中の出願の場合には、拒絶の根拠になった出願と、拒絶を受けた出願をまとめて一つの出願にする。
• OTDPの拒絶の根拠になったものが発行済みの特許の場合には、OTDPを受けたクレームを削除して、拒絶の根拠になった特許で再発行出願をし、削除したクレームを追加する。

ところで、７月９日がこの改定案に対するパブリックコメントの提出期限であり、おそらく多くの反対意見が提出されるものと推測される。