[特許／欧州]出願後に提出された実験データ等の証拠の取り扱いに関するＥＰＯ拡大審判部の審決
進歩性の審理において出願後に提出された技術的効果を示す実験データ等の証拠がどのような条件で認められるのかに関する質問がＥＰＯ（欧州特許庁）審判部からＥＰＯ拡大審判部に付託され、その旨が2021年10月21日に公表されていた。今般、当該付託質問に対する拡大審判部による回答（G2/G21審決）が2023年3月23日に公表された。
以下、2023年3月23日の上記回答の概要について報告する。
まず上記付託質問を構成する三つの項目それぞれの概略内容を以下に示す：
①技術的効果を示す証拠が出願後に提出されたものであるという理由のみで当該証拠を無視し得るか？
②上記項目①の答えがＹＥＳの場合であっても、当該証拠に示されている技術的効果が出願日当初の書類や技術常識に基づいて「もっともらしい」（妥当である）と判断できる場合には、当該証拠を考慮できるか？
③上記項目①の答えがＹＥＳの場合であっても、当該証拠に示されている技術的効果が出願日当初の書類や技術常識に基づいて「もっともらしいものではない」（妥当ではない）と判断する理由が全くない場合には、当該証拠を考慮できるか？
上記付託質問に対する拡大審判部の回答は以下のとおりである（下記出典５より引用）：
１．特許出願人または特許権者が、クレームされた主題事項の進歩性を認めるために依拠した技術的効果を証明するために提出した証拠は、その効果の根拠となる当該証拠が訴訟中の特許の出願日前に公開されておらず、その日の後に提出されたという理由のみで、無視することはできない。
２．特許出願人または特許権者は、技術常識を念頭に置いて、当初の出願に基づき、当業者が技術的教示に包含され、同一の当初開示された発明によって具体化されるものとして当該効果を導き出せる場合、進歩性に関する技術的効果に依拠することができる。
項目１には、技術的効果を示す証拠は出願後に提出されたものであっても参照され得るとする自由心証主義は普遍的に適用される原則であって、故に、当該証拠は、出願後に提出されたという理由のみで無視されるべきものではない、という基準が示されている。
項目１は、上記付託質問のうち項目①に対する回答と見受けられる。
項目２には、特許出願人または特許権者は進歩性を主張するに際し技術的効果に依拠し得るのか否かについての判断は、その技術的効果が出願日当初の書面から「もっともらしい」ものであるか否か（すなわち、妥当であると判断できるか、又は妥当ではないと判断する理由が全くないか）に基づいてなされるのではなく、技術常識を念頭に置いた当業者が出願日において、出願日当初にクレームされた発明の技術的教示として何を理解するのかに基づいてなされる、すなわち、項目２の「特許出願人または特許権者は、技術常識を念頭に置いて、当初の出願に基づき、当業者が技術的教示に包含され、同一の当初開示された発明によって具体化されるものとして当該効果を導き出せる」か否かに基づいてなされるという基準が示されている。
項目２は、上記付託質問のうち「もっともらしさ」に係る項目②及び③に対する回答と見受けられる。
以上のように、出願後に提出された実験データ等の証拠の取り扱いについては拡大審判部による上記回答が今後統一的な基準として採用されると考えられる。
しかし、拡大審判部も認めていることだが上記回答の項目２の基準は極めて抽象的である。従って、上記回答が統一的な基準として実際に運用され得るものであるのかについては、具体的事案を通して経過を見守る必要がある。
【出典】
１．「2021年10月21日プレスリリース」https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20211021.html
２．［特許／欧州］進歩性の判断における技術的効果の『妥当性』と、この技術的効果を立証するための『“post-published“ data』との関係についてのEPO拡大審判部への照会 – 創英国際特許法律事務所 (soei.com)
３．「2023年3月23日プレスリリース」：https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2023/20230323.html
４．「審結」： https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C620B61029205275C125897B002BEDCF/$File/G2_21_Decision_%20of_the_Enlarged_Board_of_Appeal_of_23_March_2023_EN.pdf
５．「欧州特許庁（EPO）審判部、出願日後に提出された証拠に関する拡大審判部審決を公表」（JETRO）：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2023/20230323.pdf