特許庁、「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について（お知らせ）」を公表　～一部出願人の大量出願への対応として、拒絶理由通知の記載に関する運用を変更～

一部の出願人によって手続上の瑕疵（出願手数料の未払い）のある商標登録出願が大量に行われている問題は、メディアによる報道で広く知られるようになり、政府・知的財産戦略本部が2017年5月に公表した「知的財産推進計画2017」においても対応の検討が求められていた。

昨年2016年5月、特許庁は、当該一部の出願人による先願の存在を理由に商標登録を断念することのないように注意を呼びかけていたが、今回は更なる対応として、下記の2点を含むお知らせを2017年6月21日付けで公表した。

従来から、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願について、当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことが確認できれば、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるのを待つことなく、実体審査を開始する運用を行っていること
拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するよう、運用を変更すること

下図に示されるような状況では、後願に他の拒絶理由がない場合には、手続上の瑕疵のある先願の影響で後願の登録査定が遅れることになるが、今回の運用変更により拒絶理由通知において明示的に記載されることで、後願の出願人は、これまでよりも容易に手続きの続行を決定できるようになった。

＜該当する出願の実体審査の運用（特許庁のお知らせより引用）＞

なお、2016年6月に日本において効力を生じた「商標法に関するシンガポール条約（STLT）」等の要請もあって、出願手数料が未払いの出願を不受理とするように商標法を改正することは困難と考えられる。しかしながら、今回のお知らせにおいても特許庁が説明しているように、出願後に出願手数料の支払いがあったとしても、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものではない場合（3条1項柱書）や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合（4条1項各号）には、商標登録は認められない。また、当該一部の出願人が頻繁に行っている分割出願には、手続上の不備により出願日の遡及がない場合があることから、出願の経過情報にも留意した上での対応が必要である。

【出典】
特許庁「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について（お知らせ）」

【参考１】
登録第５７５６４０２号商標に対する登録異議の申立て
※「経過情報」の審判情報タブから確認できる異議2015-900229に対する商標決定公報では、決定の理由において、審判部合議体が下記の判断を示している。

原出願１は，原出願２の出願に係る指定役務のすべてを指定役務としており，「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる（下線は，合議体による。）」としている商標法第１０条第１項の要件を満たしていない。

同様の判断が示された他の決定例・裁判例も存在しているが、当該一部の出願人による分割出願には同様の不備がない場合も想定されるため、出願日の遡及効については個別の注意を要する。

【参考２】
J-PlatPat「商標出願・登録情報」に蓄積されているデータによれば、大量出願者（出願件数上位２者であるベストライセンス株式会社及び上田育弘氏）による出願のヒット件数（注）は下表の通りで、月による出願件数のばらつきのほかに蓄積データの影響を考慮しても、全体のうち少なくとも10%前後、多くて20％弱程度を両者の名義による出願が占めていると推測される。→ 2015～2017年発行の公報について分析した結果はこちらの図３参照
（注）一部未蓄積又は照会不可のデータがあるため、実際の出願件数及び公開商標公報の発行件数とは一致しない

なお、同じくJ-PlatPat「商標出願・登録情報」に蓄積されているデータによれば、両者の名義による出願は大量に存在する一方で、2017年10月末時点で2017年の登録はなく、全収録範囲においても登録は6件のみ（登録5519241, 登録5533680, 登録5550141, 登録5610323, 登録5730449, 登録5730450）となっている。

検索日	検索範囲	全体（ヒット件数）	大量出願者［出願件数上位2者］による出願（ヒット件数）
2017年9月27日	出願日＝2016年12月1日～2017年5月31日	88,967	14,688（全体の16.5%）
	出願日＝2017年1月1日～2017年6月30日	93,423	17,996（全体の19.3%）
	出願日＝2017年2月1日～2017年7月31日	95,161	18,409（全体の19.3%）
2017年10月26日	出願日＝2017年1月1日～2017年6月30日	91,525	15,061（全体の16.5%）
	出願日＝2017年2月1日～2017年7月31日	93,433	15,476（全体の16.6%）
	出願日＝2017年3月1日～2017年8月31日	92,942	17,487（全体の18.8%）
2017年11月30日	出願日＝2017年2月1日～2017年7月31日	90,889	11,778（全体の13.0%）
	出願日＝2017年3月1日～2017年8月31日	91,896	14,972（全体の16.3%）
	出願日＝2017年4月1日～2017年9月30日	89,990	16,037（全体の17.8%）
2017年12月28日	出願日＝2017年3月1日～2017年8月31日	85,809	7,758 (全体の9.0%)
	出願日＝2017年4月1日～2017年9月30日	86,269	10,998 (全体の12.7%)
	出願日＝2017年5月1日～2017年10月31日	86,465	12,470 (全体の14.4%)

【参考３】
経済産業省「「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」※リンク先の「２．法律案の概要」では「商標出願手続の適正化に関する措置（商標法10条(商標登録出願の分割)の改正）」が含まれており、当該一部の出願人による分割出願への対応と考えられる。

季刊創英ヴォイス vol. 82　知財情報戦略室：日本および中国の特許・商標関連統計を読み解く 2018-04-01
※当該一部の出願人の影響を考慮しても商標登録出願の件数が増加していることの分析を含む記事

＊＊＊更新情報（2017年9月27日、10月3日、10月4日、10月26日）＊＊＊
【参考１】及び【参考２】の内容を加筆

＊＊＊更新情報（2017年11月30日、12月28日）＊＊＊
【参考２】の内容を加筆

＊＊＊更新情報（2018年2月27日）＊＊＊
【参考３】を追加

＊＊＊更新情報（2018年4月4日、6月6日）＊＊＊
【参考２】に【関連記事】の情報を加筆

＊＊＊更新情報（2018年12月5日）＊＊＊
【関連記事】の内容を変更

山口和弘

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